昨日の投稿の続きです。韓国では、進歩性の判断が変化してきているそうです。日本に近づいているように思います。

 

1.進歩性判断に関する韓国の審査基準

「発明を成す構成要素中、有機的に結合されているもの同士では構成要素分解せずに結合された一体として引用発明の対応する構成要素と対比することにする。」と記載されています。この記載から、韓国では、引例に本願の構成が記載されてる場合、記載されているだけで容易想到であると判断されています。確かに、何を言ってもダメな時がありますね・・・。

 

2.引用発明1及び2の結合による進歩性の否定

「引用発明1および2の結合により容易に発明できるものです。」、「引用発明2の構成を引用発明1に結合させることに格別な困難がなく」、「引用発明1と2との結合により容易に発明できると言えます。」、「通常の技術者が引用発明2の上記構成を引用発明1に採用して設計変更をするには格別な技術的困難性があるとはみとめられないため」、「再度審査してみても請求項1の構成は、~を除いては引用発明1と同様であり、・・・たとえその違いを認めるとしても、引用発明2の光源の配置部からも通常の技術者が容易に着眼し構成できるものです。」のように、進歩性が否定されます。日本と同じですね。

ただ、最後の例では、拒絶決定が以下の理由で取り消されました。

「比較対象発明2は・・・をその技術分野としており、・・・を提供することを解決課題としていることから、本件出願発明の技術思想に対する記載や示唆がないという点で、比較対象発明2を比較対象発明1と結合させることは難しく、」と認定されました。

また、「例えば比較対象発明2に記載された~だけを別途取り外して比較対象発明1に結合させるとしても、比較対象発明2を比較対象発明1に結合させる動機付けがない。つまり、比較対象発明2の~を比較対象発明1に無理に配置する場合、全体の構成および配置変更を伴うことになるので、比較対象発明2を比較対象発明1と結合させることは無理がある。」と認定されました。

このように、技術分野、技術思想の相違、動機付けの有無などが考慮されて、組合せが否定されました。組合せによって課題を解決することができない場合でしたら、US、EP、中国でも特許になるかと思います。審査の段階でこのように判断してほしいところです。

 

3.特許法院内の研究

従前、審査官や法官などの判断者は、既に当該発明の技術的課題に対する解決策を全て知っているため、「後知恵(hindsight bias)」に基づき、あまりにも簡単に、容易に想到できると認めてしまいます。また、構成別に先行発明と対比する手法は、有機的に結合された全体としての構成の困難性を判断することを難しくします。要するに、1つずつ対比するだけでしたら、そりゃあ、どこかに書いてあれば容易想到と判断されちゃいますよね。これに伴い、先行発明に記載されているだけで当業者が容易に想到できると判断し、結合の容易性について十分な論拠が提示されていません。これは拒絶理由通知でよく思ってしまう点ですね。

そこで、従来の目的、構成、効果の対比方式を控え、容易想到の判断時に目的や効果を考慮し、相違点に対する評価部分を拒絶理由で極力詳細に記載する、という努力がなされるそうです。

 

4.類型別進歩性判断基準・判例

(1)選択発明

(1-1)大法院2010.3.25 2008Hu3469,3476判決

選択発明の新規性を否定するための要件は、下記2点です。

先行発明が選択発明を構成する下位概念を具体的に開示しなければならない

②当業者が先行文献の記載内容と出願時の技術常識に基づいて、先行文献から直接的に選択発明の存在を認識することができる場合も含まれる。

選択発明の進歩性が否定されないための要件は、下記3点です。

①選択発明に含まれる下位概念のすべてが先行発明が有する効果と質的に異なる効果を有しているか、質的な差がなくても量的に顕著な差がなければらない。

②発明の詳細な説明には、先行発明に比べて上記のような効果があることを明確に記載しなければならない。

③上記効果が明確に記載されているとするためには、選択発明の発明の詳細な説明に質的な違いを確認することができる具体的な内容や、量的に顕著な差があることを確認できる定量的記載がなければならない。

 

(1-2)大法院2012.8.23言渡 2010Hu3424判決

選択発明に様々な効果がある場合、先行発明に比べて異質的であるか、量的に顕著な効果を有するとするためには、選択発明のすべての種類の効果ではなく、その中の一部であっても先行発明に比べてそのような効果を有すると認められれば十分である

(2)数値限定発明

大法院2011Hu2015判決(異質な効果の認定)

事案の概要は、比較対象発明1が20%以下であるのに対して請求項1が0.01~0.2%であり、異質な効果が認められた事案です。

「本件第1項の発明において、・・・上記のような数値限定は比較対象発明とは別の課題を達成するための技術手段としての意義を有し、更にそれによる効果も、・・・比較対象発明とは区別される異質的なものであるため、通常の技術者が適宜選択できる周知・慣用の手段に過ぎないと見ることもできない。」

こういう状況って、よくあります。この場合には、課題、効果の違いを主張することになります。

 

5.PBPクレームの場合

特許性の判断では、物同一説が採用されています。日本、米国と同じですね。一方、特許発明の権利範囲の解釈では、物同一説と製法限定説を併用します。基本的には、侵害でも権利化前と同様に物同一説を採用しますが、この解釈方法によって導出される特許発明の権利範囲が、明細書の全体的な記載によって把握される発明の実態に照らして広すぎるなどの明らかに不合理な事情がある場合には、権利範囲を特許請求の範囲に記載された製造方法の範囲内に限定することができます(大法院2013Hu1726:2015.2.12)。これは日本や米国とは異なる点ですが、韓国の方が臨機応変に対応しているように思えます。

 

6.進歩性判断基準の変化

2015年は2012年と比較して、特許が維持される割合が高まっているそうです。上記改善が徐々になされているのでしょうね。